2010年美國最高法院（the Supreme Court of the United States)做出 Bilski 案判決1，就聯邦巡迴上訴法院(the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡 稱CAFC)先前所建立、用來判斷方法 (process)發明是否爲美國專利法第101條 (35U.S.C. § 101)所定專利適格標的之 「機械或轉換判準」（machine-or-transformationtest)2發表見解，指出該判準 可以提供有用而重要的線索(a useful and important clue)、而得以成爲用來判斷部 分方法發明是否具備專利標的適格性之調查工具，但其並非是判斷方法發明專利標 的適格性的唯一判準3，同時亦認定該案 系爭發明屬於抽象概念(abstract idea)而不 具專利標的適格性4。
只是美國最高法院的前述見解，並 不能說有爲方法發明專利標的適格性之判 斷，提供任何明確或實際的指引。論者指 出，最高法院在Bilski案判決中不僅迴避 界定美國專利法第101條中所指稱方法發 明所涵攝的概念範疇，更強化使用「抽象 性」來做爲判斷基礎的重要性，只是其並 未就抽象性做出任何進一步的解釋5。而 另有論者指陳，Bilski案判決認定機械或 轉換判準旣是不夠廣泛卻又過度廣泛
(both under- and overinclusive)，且其未就如何區辨抽象概念與其具體執行方法之判 斷提供任何實際指引，如此就適格專利標 的之範疇未提供明確界定之情況，將不利 於專利實務之運作6。
而在美國專利審判實務上，由於 Bilski案判決未提供明確之指引，所以在 不同個案中就系爭方法發明之專利標的適 格性判斷，便有歧異的取徑與做法。在部 分聯邦地方法院的判決中，法官一方面仍 持續使用機械或轉換判準來檢視特定方法 發明之專利標的適格性，但亦同時援引抽 象概念之判斷來進行二次檢證7，而這樣 的做法似乎是形式上依循了 Bilski案判決 見解的指示。然而在CAFC幾個有關方法 發明專利標的適格性判斷的判決中，卻出 現繼續使用機械或轉換判準、以及完全迴 避使用該判準之兩套不同的判斷方法與論 理邏輯，其表面上看似均符合Bilski案判 決見解所遺留的彈性裁量空間，但仔細檢 證兩者卻是有其不相容之處。
而美國專利審判實務對於方法發明專 利標的適格性判斷之歧異見解與做法，體現了對於專利標的適格性判斷應在專利制 度中具備何種功能之不同解讀與論理，也 突顯出對於專利制度之政策價値應如何確 保與發揮之不同面向的論辯。本文以下將 如是開展對前述議題之探討：首先本文將 針對CAFC之近期相關判決內容做一簡要 介紹，並點明其不同的兩套判斷方法與論 理邏輯；而後本文將以代結論的形式，討 論專利標的適格性判斷或應如何被看待， 方能讓專利制度的政策價値，可以在技術 快速變遷的產業經濟環境中有所展現。